111年8月號 道 法 法 訊 （364）

DEEP & FAR

 

 

 

事後修復專利

 

 

 蔡明錕 專利工程師

· 輔仁大學電子工程系

· 臺灣大學電機工程研究所

 
 

 

歷經超過一年的漫長程序，您終於獲得了美國專利。正當您欣賞文件並閱讀已發證的專利時，您發現了一個錯誤。現在怎麼辦呢？

在已發證的專利中出現的錯誤可能有各種形式，包括印刷錯誤、使得專利無法操作的錯誤或是權利請求範圍的錯誤。幸好，即使在專利發證後，還有幾種方式可以更正錯誤。

 

更正證書（Certificates of Correction）

 

專利法提供了一種透過「更正證書」來更正「輕質」錯誤的工具。這些類型的錯誤可能是由於申請人的錯誤或是美國專利商標局（USPTO）的錯誤所造成。

如果是申請人的錯誤，在頒發更正證書之前必須滿足兩個各別的法定要件。第一個要件涉及錯誤的類型或性質。錯誤必須是屬文書性質、屬印刷性質或者是輕質的錯誤。在存在拼寫錯誤、缺字、欠缺前置基礎或明顯錯誤語言的情況下，可以使用更正證書。在某些情況下專利列出錯誤的發明人時，更正證書也可用於更正發明人身份，或是增加或更正受讓人姓名。

第二個要件係關於所提出更正的範圍。更正證書不能用於進行對專利可能構成新事物（new matter）或需要美國專利商標局重新審查的變更。

美國專利商標局的更正證書費用目前為100美元。更正證書也可以使用於美國專利商標局犯錯的情況，而不需要任何費用。

 

再發證專利（Reissue Patents）

 

再發證專利正如其名所示 - 已被放回審查程序以再次發證的專利。

根據《專利法》第251條（35 U.S.C. § 251），可以在三種情況下提交再發證專利：（i）當基於錯誤，專利可能被視為全部或部分無法操作或無效時，或（ii）當說明書或圖式被發現有瑕疵時，或是（iii）當專利申請人所請求的多於或少於他們在專利中有權請求的權利時。

因此，再發證專利不僅可以「修復」專利中的錯誤，而且還可以提交以獲得比原本已發證的專利更好的請求項。因此，專利所有人可以更正使得已發證的專利貶值的錯誤，或者專利所有人可以嘗試獲得更廣的請求項。

除了遵循一些高專業性規則的再發證專利審查外，還有兩條規則特別值得注意。首先，提交再發證專利申請的時機非常關鍵。根據《專利法》第251條，除非在原專利授予後兩年內提出申請，否則不得授予擴大原專利之請求項範圍的再發證專利。因此，如果再發證專利申請提交的目的是試圖獲得比原專利更廣的請求項，再發證專利申請必須在專利發證後的前兩年內提交。在兩年的日期之後，仍然可以提交再發證專利申請，以更正其他錯誤並保留與原專利相同範圍的請求項，或是鑑於後來發現的先前技藝而尋求更窄的請求項。

其次，即使再發證專利申請是在原專利發證日起兩年期限內提交的，再發證專利仍需面對「復奪」（recapture）規則。再發證專利將無法被授予，若其允許專利所有者「復奪」為獲得原專利而放棄之請求項中的標的。「復奪」規則的應用涉及三步驟流程：（i）確定再發證之請求項的範圍如何比原專利之請求項更廣；（ii）確定再發證之請求項的更廣部分是否與原申請中放棄的標的有關；以及（iii）確定再發證之請求項是否整體而言實質上變窄，以致請求項的範圍可能未被擴大。

例如，如果有一專利原本是針對要件A-B-C提申的，並且該專利係藉由增加要件D來克服具有A-B-C之先前技藝而獲得，那麼專利所有人將無法提申再發證專利以除去要件D。

因此，在提交再發證專利申請之前，對原已發證專利的申請文件進行詳細審查以確定專利請求項是否可能面臨「復奪」問題是至關重要的。

（待續）